Avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter

Vad är ett överlåtelseavtal för immateriella rättigheter?

Ett överlåtelseavtal för immateriella rättigheter är ett avtal om att överföra immateriella rättigheter från en person eller ett företag till en annan person eller ett annat företag. Avtalet kan också kallas avtal om överföring av immateriella rättigheter, IP-överlåtelseavtal eller IP-överföringsavtal.

När ska du använda ett överlåtelseavtal för immateriella rättigheter?

Ett överlåtelseavtal för immateriella rättigheter bör användas när rättigheterna till immateriella rättigheter (IP) ska överföras. Det finns flera situationer där du kan behöva göra det. Det vanligaste för små och medelstora företag är när en person har utfört arbete för ett företag som konsult utan att använda ett konsultavtal, vilket innebär att konsulten, och inte företaget, äger IP:n i arbetet. Det är också nödvändigt att överföra IP när grundare skapar IP innan bolaget bildas eller innan de anställs av bolaget och äganderätten därför ligger hos grundaren.  

Varför är ett överlåtelseavtal för immateriella rättigheter viktigt, och varför ska du använda det?

Investerare i bolag i tidig fas kräver ofta att bolaget och nyckelpersoner lämnar garantier som bekräftar att bolaget äger all väsentlig IP som används i verksamheten. All IP som inte ägs av bolaget måste överföras till bolaget innan investeringen slutförs. Om IP:n inte överförs kan det påverka bolagets värdering väsentligt eller, i extrema fall, leda till att investerare drar sig ur affären.

Det krävs ett skriftligt avtal för att överlåtelse av vissa typer av IP (till exempel upphovsrätt) ska vara giltig. Det är också viktigt att säkerställa att avtalet är juridiskt verkställbart. För att avtalet ska vara verkställbart måste någon form av vederlag betalas i utbyte mot IP:n. Hur stort vederlaget ska vara beror på situationen där IP:n överförs. Om en konsult eller grundare överför IP som borde ha ägts av bolaget bör vederlaget vara ett symboliskt belopp, till exempel 1 £, som anses ha tagits emot av överlåtaren (observera att någon form av vederlag krävs för att avtalet ska vara juridiskt verkställbart). IP:n kan dock också överföras mot marknadsmässigt vederlag eller som en del av en tillgångsförsäljning.

Ett IP-överlåtelseavtal innehåller också garantier som bekräftar att överlåtaren äger de immateriella rättigheter som överförs och har rätt att överföra dem. Om immateriella rättigheter överförs utan dessa garantier har ditt bolag begränsade eller inga möjligheter att rikta krav om det senare visar sig att överlåtaren inte ägde eller inte hade rätt att överföra rättigheterna.

Vanliga fallgropar i ett överlåtelseavtal för immateriella rättigheter

Om möjligt är det viktigt att tydligt beskriva den IP som överförs. IP är till sin natur inte fysisk, så om den inte beskrivs tillräckligt exakt kan det leda till tvister om vad som faktiskt har överförts. 

Dessutom finns det flera olika typer av IP (upphovsrätt, patent, varumärken och design). Vissa IP-rättigheter kan också registreras. Beroende på vad som överförs kan det krävas ytterligare åtgärder för att fullborda överföringen (till exempel att meddela relevant register om överföringen). Avtalet bör innehålla ett krav på att överlåtaren vidtar de åtgärder som behövs för att fullborda överföringen och ange vilken part som ska betala eventuella kostnader som hör till (till exempel registreringsavgifter).

Om upphovsrätt överförs bör överlåtaren också säkerställa att överlåtaren avstår från sina ideella rättigheter (till exempel rätten att bli namngiven) i förhållande till det upphovsrättsligt skyddade verket.